Регистрация торговых марок за рубежом
НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВЫХ МАРОК
Торговая марка охраняется только в тех странах, в которых она зарегистрирована. Существует два вида регистраций: национальная регистрация, по которой охрана торговой марки распространяется только на одну выбранную страну, и региональная регистрация, по которой охрана торговой марки распространяется на несколько стран определенного региона. Ниже приведены страны, на которые распространяется охрана торговой марки по региональным регистрациям.
Регистрация торговой марки Евросоюза (ЕС): AT – Австрия, BX – Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), BG – Болгария, HU – Венгрия, DE – Германия, GR – Греция, DK – Дания, IE – Ирландия, ES – Испания, IT – Италия, CY – Кипр, LV – Латвия, LT – Литва, MT- Мальта, PL – Польша, PT – Португалия, RO – Румыния, SK – Словакия, SI – Словения, FI – Финляндия, FR – Франция, HR – Хорватия, CZ – Чехия, SE – Швеция, EE – Эстония.
Регистрация торговой марки OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle): Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Камерун, Коморские Острова, Конго, Кот-Д’Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Чад, Центрально-Африканская Республика.
Регистрация торговой марки ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization): Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Либерия, Малави, Мозамбик, Намибия, Сан Томе и Принсипи, Эсватини (бывший Свазиленд), Танзания, Уганда.
Относительно стран Евросоюза и ARIPO заявитель имеет выбор: он может либо получить региональные регистрации (торговая марка ЕС или торговая марка ARIPO), или получить национальные регистрации в отдельных избранных странах Евросоюза или ARIPO. В отношении стран OAPI такого выбора нет. Можно получить только региональную регистрацию (торговая марка OAPI).
По национальной или региональной процедуре подача заявки и все другие действия в отношении заявки, а затем и действия в отношении полученной национальной или региональной регистрации (продления срока действия, регистрация изменений, регистрация передачи права) осуществляются в выбранных национальных или региональных ведомствах через местных представителей по национальному законодательству или принятым в региональных ведомствах регламентам. Оформление доверенностей, приоритетных документов, переводы перечня товаров/услуг, оплата пошлины осуществляется для каждого национального или регионального ведомства отдельно, что делает процедуру сложной и дорогостоящей. Поэтому для регистрации торговых марок за рубежом чаще используется Мадридская процедура международной регистрации торговых марок.
МАДРИДСКАЯ ПРОЦЕДУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВЫХ МАРОК
Эта процедура регулируется сейчас международным договором – Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации торговых марок.
По мадридской процедуре можно получить охрану торговой марки ЕС (EM) и ОАPI (OA), а также охрану торговой марки в следующих странах:
Бывшие страны СССР: AZ – Азербайджан, BY – Беларусь, AM – Армения, GE – Грузия, KZ – Казахстан, KG – Кыргызстан, MD – Молдова, RU – Россия, TJ – Таджикистан, TM – Туркменистан, UZ – Узбекистан.
Страны ЕС: AT – Австрия, BX – Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), BG – Болгария, GR – Греция, DK – Дания, EE – Эстония, IE – Ирландия, ES – Испания, IT – Италия, CY – Кипр, LV – Латвия, LT – Литва, MW – Малави, MT– Мальта, DE – Германия, PL – Польша, PT – Португалия, RO – Румыния, SK – Словакия, SI – Словения, HU – Венгрия, FI – Финляндия, FR – Франция, HR – Хорватия, CZ – Чехия, SE – Швеция.
Европейские страны – не члены ЕС: AL – Албания, BA – Босния и Герцеговина, GB – Великобритания, IS – Исландия, LI – Лихтенштейн, MС – Монако, NO – Норвегия, MК – Северная Македония, SM – Сан Марино, RS – Сербия, ME– Черногория, CH – Швейцария.
Америка: BR – Бразилия, CA – Канада, CO – Колумбия, MX – Мексика, US – США.
Карибы: AG – Антигуа и Барбуда, BQ – Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, CU – Куба, CW – Кюрасао
Азия: BT – Бутан, IN – Индия, MN – Монголия.
Африка: DZ – Алжир, BW – Ботсвана, GH – Гана, ZM – Замбия, ZW – Зимбабве, KE – Кения, LS – Лесото, LR – Либерия, MG – Мадагаскар, MA – Марокко, MZ – Мозамбик, NA – Намибия, RW – Руанда, ST – Сан Томе и Принсипи, SZ – Эсватини (Свазиленд), SD – Судан, SL – Сьерра Леоне, TN – Тунис.
Ближний и Средний Восток: AF – Афганистан, BH – Бахрейн, EG – Египет, IL – Израиль, R – Иран, OM – Оман, SY – Сирия, TR – Турция.
Дальний Восток и Япония: VN – Вьетнам, ID – Индонезия, KH – Камбоджа, CN – Китай, LA – Лаос, KR – Южная Корея, KP – Северная Корея, SG – Сингапур, PH – Филиппины, JP – Япония.
Океания: AU – Австралия, MY – Малайзия, NZ – Новая Зеландия.
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
Что нужно для подачи международной заявки
- Наличие поданной в Украине заявки на регистрацию торговой марки (базовая заявка) или свидетельства о регистрации торговой марки (базовая регистрация). Если заявка в Украине еще не подана, ее надо подать. Международная заявка может базироваться как на заявке, поданной резидентом Украины, так и на заявке, поданной нерезидентом, который имеет в Украине действующее промышленное или торговое предприятие.
- Перечень стран, в которых будет регистрироваться торговая марка. Если указать EM, это будет означать, что нужна охрана торговой марки ЕС. Если нужны только отдельные страны ЕС, нужно указать каждую из них, без указания EM.
- Доверенность (форму мы предоставим).
Процедура и сроки
Международная заявка подается в Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИС), который пересылает ее в Международное бюро ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности). Полученную заявку Международное бюро регистрирует (вносит в международный реестр). Датой регистрации считается дата подачи заявки в НОИС.
После регистрации Международное бюро осуществляет публикацию и через 6 месяцев с даты подачи заявки в НОИС направляет заявителю свидетельство о регистрации (Certificate of registration).
Однако свидетельство не является охранным документом. Оно только свидетельствует, что поданная заявка соответствует формальным требованиям. Во всех указанных в международной регистрации странах происходит экспертиза торговой марки по национальному законодательству, в региональных ведомствах – по принятому у них регламенту. По результатам экспертизы ведомство каждой страны или региональное ведомство направляет или уведомление о предоставлении правовой охраны торговой марке, или уведомление о предварительном отказе.
То есть в случае успешного прохождения экспертизы охрана торговой марке предоставляется в национальных или региональных ведомствах примерно через год с даты подачи заявки в НОИС.
В случае предварительного отказа в регистрации торговой марки ведомством определенной страны или региональным ведомством для преодоления отказа необходимо привлекать местных представителей.
Информация о состоянии дел в отношении международной регистрации размещается на платформе ВОИС Madrid Monitor https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
Важная оговорка
У Мадридской процедуры есть один недостаток. Если по поданной в Украине заявке, на которой базируется международная регистрация, отказывают в предоставлении правовой охраны, полностью или частично, международная регистрация перестает действовать полностью или частично во всех указанных в ней странах. Аналогично, если международная регистрация основана на свидетельстве Украины и это свидетельство признается недействительным в течение 5-ти лет с даты международной регистрации полностью или частично, международная регистрация также перестает действовать полностью или частично во всех указанных в ней странах. Поэтому перед подачей международной заявки следует оценить шансы отказа в регистрации торговой марки по базовой заявке или признания недействительным свидетельства и, при необходимости, применить национальную или региональную процедуру.
Стоимость
- Сбор за подачу международной заявки – 2400 грн.
- Международная пошлина в швейцарских франках, размер которой зависит от количества классов, от того, марка черно-белая или цветная, от стран, в которых будет происходить регистрация торговой марки, от количества стран. Размер пошлины определяется калькулятором https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/
- В случае получения запросов и предварительных отказов в стоимость услуг добавляются расходы, связанные с привлечением патентных поверенных страны, из Ведомства которой поступил запрос или предварительный отказ.
Информацию о стоимости наших услуг, а также другую информацию, касающуюся регистрации торговых марок по Мадридской системе, вы можете получить, обратившись по адресу mog@innotec.ua
ВЫБОР ПРОЦЕДУРЫ
Регистрация торговой марки по национальной или региональной процедуре осуществляется в основном в двух случаях:
- Страна или страны регионального ведомства не являются участниками Мадридского Протокола.
- Есть риск отказа в предоставлении правовой охраны по базовой заявке в Украине, или признание недействительной базовой регистрации в Украине (см. выше «Важная оговорка»)
