Реєстрація торговельних марок за кордоном
НАЦІОНАЛЬНА І РЕГІОНАЛЬНА ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
Торговельна марка охороняється тільки в тих країнах, в яких вона зареєстрована. Існує два види реєстрацій: національна реєстрація, за якою охорона торговельної марки поширюється тільки на одну вибрану країну, і регіональна реєстрація, за якою охорона торговельної марки поширюється на декілька країн певного регіону. Нижче наведено країни, на які поширюється охорона торговельної марки за регіональними реєстраціями.
Реєстрація торговельної марки Євросоюзу (ЄС): AT – Австрія, BX – Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди, Люксембург), BG – Болгарія, GR – Греція, DK – Данія, EE – Естонія, IE – Ірландія, ES – Іспанія, IT – Італія, CY – Кіпр, LV – Латвія, LT – Литва, MT– Мальта, DE – Німеччина, PL – Польща, PT – Португалія, RO – Румунія, SK – Словаччина, SI – Словенія, HU – Угорщина, FI – Фінляндія, FR – Франція, HR – Хорватія, CZ – Чехія, SE – Швеція.
Реєстрація торговельної марки OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle): Бенін, Буркіна-Фасо, Габон, Гвінея, Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея, Камерун, Коморські Острови, Конго, Кот-Д’Івуар, Мавританія, Малі, Нігер, Сенегал, Того, Чад, Центрально-Африканська Республіка.
Реєстрація торговельної марки ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization): Ботсвана, Зімбабве, Лесото, Ліберія, Малаві, Мозамбік, Намібія, Сан Томе і Принсіпі, Есватіні (колишній Свазіленд), Танзанія, Уганда.
Стосовно країн Євросоюзу і ARIPO заявник має вибір: він може або отримати регіональні реєстрації (торговельна марка ЄС або торговельна марка ARIPO.), або отримати національні реєстрації в окремих вибраних країнах Євросоюзу або ARIPO. Стосовно країн OAPI такого вибору немає. Можна отримати тільки регіональну реєстрацію (торговельна марка OAPI).
За національною або регіональною процедурою подання заявки і всі інші дії стосовно заявки, а згодом і дії стосовно отриманої національної або регіональної реєстрації (продовження строку дії, реєстрація змін, реєстрація передачі права тощо) здійснюються у вибраних національних чи регіональних відомствах через місцевих представників за національним законодавством або прийнятими у регіональних відомствах регламентами. Оформлення довіреностей, пріоритетних документів, переклади переліку товарів/послуг, оплата мита здійснюється для кожного національного або регіонального відомства окремо, що робить процедуру складною і дорогою. Тому для реєстрації торговельних марок за кордоном частіше використовується Мадридська процедура міжнародної реєстрації торговельних марок.
МАДРИДСЬКА ПРОЦЕДУРА МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
Ця процедура регулюється зараз міжнародним договором – Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торговельних марок.
За мадридською процедурою можна отримати охорону торговельної марки ЄС (EM) і ОАРІ (OA), а також охорону торговельної марки в таких країнах:
Колишні країни СРСР: AZ – Азербайджан, BY – Білорусь, AM – Вірменія, GE – Грузія, KZ – Казахстан, KG – Киргизстан, MD – Молдова, RU – Росія, TJ – Таджикистан, TM – Туркменістан, UZ – Узбекистан.
Країни ЄС: AT – Австрія, BX – Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди, Люксембург), BG – Болгарія, GR – Греція, DK – Данія, EE – Естонія, IE – Ірландія, ES – Іспанія, IT – Італія, CY – Кіпр, LV – Латвія, LT – Литва, MW – Малаві, MT – Мальта, DE – Німеччина, PL – Польща, PT – Португалія, RO – Румунія, SK – Словаччина, SI – Словенія, HU – Угорщина, FI – Фінляндія, FR – Франція, HR – Хорватія, CZ – Чехія, SE – Швеція.
Європейські країни – не члени ЄС: AL – Албанія, BA – Боснія і Герцеговина, GB – Великобританія, IS – Ісландія, LI – Ліхтенштейн, MС – Монако, NO – Норвегія, MК – Північна Македонія, SM – Сан Марино, RS – Сербія, ME – Чорногорія, CH – Швейцарія.
Америка: BR – Бразилія, CA – Канада, CO – Колумбія, MX – Мексика, US – США.
Кариби: AG – Антигуа і Барбуда, BQ – Бонайре, Сінт Естатіус і Саба, CU – Куба, CW – Кюрасао, SX – Сінт Мартен.
Азія: BT – Бутан, IN – Індія, MN – Монголія.
Африка: DZ – Алжир, BW – Ботсвана, GH – Гана, ZM – Замбія, ZW – Зімбабве, KE – Кенія, LS – Лесото, LR – Ліберія, MG – Мадагаскар, MA – Марокко, MZ – Мозамбік, NA – Намібія, RW – Руанда, ST – Сан Томе і Принсіпі, SZ – Есватіні (Свазіленд), SD – Судан, SL – Сьєрра Леоне, TN – Туніс.
Близький і Середній Схід: AF – Афганістан, BH – Бахрейн, EG – Єгипет, IL – Ізраїль, R – Іран, OM – Оман, SY – Сирія, TR – Туреччина.
Далекий Схід і Японія: VN – В’єтнам, ID – Індонезія, KH – Камбоджа, CN – Китай, LA – Лаос, KR – Південна Корея, KP – Північна Корея, SG – Сінгапур, PH – Філіппіни, JP – Японія.
Океанія: AU – Австралія, MY – Малайзія, NZ – Нова Зеландія.
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
Що потрібне для подання міжнародної заявки
- Наявність поданої в Україні заявки на реєстрацію торговельної марки (базова заявка) або свідоцтва про реєстрацію торговельної марки (базова реєстрація). Якщо заявка в Україні ще не подана, її треба подати. Міжнародна заявка може базуватися як на заявці, поданій резидентом України, так і на заявці, поданій нерезидентом, який має в Україні діюче промислове або торгове підприємство.
- Перелік країн, в яких буде реєструватися марка. Якщо вказати EM, це буде означати, що потрібна охорона торговельної марки ЄС. Якщо потрібні тільки окремі країни ЄС, треба вказати кожну з них, не вказуючи EM.
- Довіреність (форму ми надамо).
Процедура і строки
Міжнародна заявка подається до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), який пересилає її до Міжнародного бюро ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності). Отриману заявку Міжнародне бюро реєструє (вносить до міжнародного реєстру). Датою реєстрації вважається дата подання заявки до НОІВ.
Після реєстрації Міжнародне бюро здійснює публікацію і приблизно через 6 місяців від дати подання заявки до НОІВ надсилає заявнику свідоцтво про реєстрацію (Certificate of registration).
Однак свідоцтво не є охоронним документом. Воно тільки засвідчує, що подана заявка відповідає формальним вимогам. У всіх вказаних у міжнародній реєстрації країнах відбувається експертиза торговельної марки за національним законодавством, в регіональних відомствах – за прийнятим у них регламентом. За результатами експертизи відомство кожної країни або регіональне відомство надсилає або повідомлення про надання правової охорони торговельній марці, або повідомлення про попередню відмову.
Тобто в разі успішного проходження експертизи охорона торговельній марці надається у національних чи регіональних відомствах приблизно через рік з дати подання заявки до НОІВ.
У разі попередньої відмови в реєстрації торговельної марки відомством певної країни чи регіональним відомством для подолання відмови необхідно залучати місцевих представників.
Інформація про стан справ стосовно міжнародної реєстрації розміщується на платформі ВОІВ Madrid Monitor https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
Важливе застереження
Мадридська процедура має один недолік. Коли за поданою в Україні заявкою, на якій базується міжнародна реєстрація, відмовляють в наданні правової охорони повністю або частково, міжнародна реєстрація перестає діяти повністю або частково у всіх зазначених у ній країнах. Аналогічно, якщо міжнародна реєстрація базується на свідоцтві України і це свідоцтво визнається недійсним протягом 5-ти років з дати міжнародної реєстрації повністю або частково, міжнародна реєстрація також перестає діяти повністю або частково у всіх зазначених у ній країнах. Тому перед поданням міжнародної заявки слід оцінити шанси відмови в реєстрації торговельної марки за базовою заявкою, або визнання недійсним свідоцтва і, за необхідності, застосувати національну або регіональну процедуру.
Вартість
- Збір за подання міжнародної заявки – 2400 грн.
- Міжнародне мито в швейцарських франках, розмір якого залежить від кількості класів, від того, чи торговельна марка чорно-біла, чи кольорова, від країн, в яких буде відбуватися реєстрація торговельної марки, від кількості країн. Розмір мита визначається калькулятором https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/
- В разі одержання запитів і попередніх відмов до вартості послуг додаються витрати, пов’язані із залученням патентних повірених країни, з Відомства якої надійшов запит чи попередня відмова.
Інформацію про вартість наших послуг, а також іншу інформацію, що стосується реєстрації торговельних марок за Мадридською системою, ви можете отримати, звернувшись за адресою mog@innotec.ua
ВИБІР ПРОЦЕДУРИ
Реєстрація торговельної марки за національною або регіональною процедурою здійснюється в основному у двох випадках:
- Країна або країни регіонального відомства не є учасниками Мадридського Протоколу.
- Є ризик відмови в наданні правової охорони за базовою заявкою в Україні або визнання недійсною базової реєстрації в Україні (див. вище «Важливе застереження».
